Por Luís Rodolfo Cruz e Creuz [1]
O Brasil deu importante passo visando harmonização legislativa e convergência internacional. O Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019[2] (“Decreto 10.033/2019”) promulgou o Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas. Trata-se de um tratado internacional cujo objetivo é simplificar e reduzir custos dos procedimentos para o registro de uma marca em países estrangeiros.
O Decreto 10.033/2019 é oriundo do Projeto de Decreto Legislativo 98/2019[3] aprovado pelo Senado Federal, e formalizou a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, que visa desburocratizar o registro internacional de marcas. Este acordo internacional já tem mais de 120 países signatários, que, segundo estatísticas, são responsáveis por mais de 80% do comércio mundial. No curso da tramitação, o Brasil havia depositado junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”), no dia 2 de julho de 2019, o instrumento de adesão ao Protocolo de Madri. O sistema é administrado pela Secretaria Internacional da OMPI, que cuida do Registro Internacional.
O tratado entrou em vigor no Brasil em 2 de outubro de 2019.
Segundo a sistemática do tratado internacional, um requerente brasileiro que pretenda registrar sua marca em outros países, valendo-se da via do Protocolo de Madri, deverá depositar junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) um pedido internacional. As novas regras permitem que o requerente efetue um pedido multiclasse, inclusive com mais de um requerente, autorizando expressamente a cotitularidade. Em contrapartida, um requerente estrangeiro também pode se valer do Protocolo de Madri para registrar sua marca no Brasil.
Todo o processo inicia-se com o depósito no órgão competente, sendo sua tramitação eletrônica. Deve ser paga Guia de Recolhimento da União (GRU) e feito o preenchimento (em inglês ou espanhol – idiomas eleitos pelo Brasil) do formulário requerido no sistema E-marcas, mesmo sistema que é utilizado para o depósito nacional de marcas. Com isso, um requerente de um novo pedido, ou o titular de um pedido ou registro de marca já depositado no INPI, pode requerer, em um único processo e ao mesmo tempo, o depósito internacional da sua marca em diversos países.
Os pedidos internacionais devem ser apresentados à Secretaria Internacional através da Administração de origem. Um pedido internacional apresentado diretamente pelo solicitante à Secretaria Internacional, não será considerado como tal pela Secretaria, que o devolverá ao seu remetente. Para pedidos efetuados no Brasil, o INPI é a Administração de origem.
Como principal consequência e efeito do pedido e do registro internacional temos que a proteção da marca em cada uma das partes contratantes (países) será a mesma concedida à marca objeto de um pedido de registro apresentado diretamente na Administração de Marcas interna dessas partes contratantes. Se nenhuma recusa provisória for notificada à Secretaria Internacional dentro do prazo pertinente, a proteção auferida à marca internacional em cada uma das partes contratantes designadas será a mesma proteção auferida às marcas registradas pela via nacional.
Para facilitar entendimento do processo, apresentamos um esquema divulgado pelo INPI:
Desta feita, o requerente deve depositar no INPI o pedido internacional, que poderá ser multiclasse. Atuando como Escritório de Origem, o INPI vai certificar o pedido, e avaliará, além de questões formais, se a especificação de produtos ou serviços apresentada está contida na especificação do(s) pedido(s) ou registro(s) de base daquele(s) mesmo(s) titular(es) e se a marca do pedido internacional é idêntica a do(s) pedido(s) ou registro(s) base. Não havendo irregularidade, o INPI enviará em até 2 (dois) meses o pedido à OMPI, que realizará exames formais, que serão inscritos e publicados na Gazeta Internacional (Revista da OMPI). Após, todos os países escolhidos pelo requerente serão notificados, para que avaliem e procedam ao exame de acordo com sua própria legislação, para ao final, enviar resposta à OMPI, que repassará, então, ao usuário.
O processo todo, para acompanhamento do pedido internacional, pode ser verificado através do Madrid Monitor, acessível no site da OMPI.
Com relação ao prazo de proteção, temos que os registros internacionais têm um período de duração de 10 (dez) anos, renováveis por novos 10 (dez) anos, sempre mediante o pagamento das taxas devidas. E em função de suas peculiaridades, o registro internacional pode ser renovado com relação a todas ou algumas das jurisdições depositadas, mas nunca de forma restritiva com relação a apenas alguns dos produtos e serviços nele contidos. Neste sentido, segundo fixado pelas diretrizes do Protocolo de Madri , se o titular, no momento da renovação, quiser remover alguns dos produtos e serviços contidos no seu registro internacional, ele deve apresentar, separadamente, um pedido de cancelamento com relação a esses produtos e serviços.
Outro ponto importante de destaque é que quando efetivado, o registro internacional substitui um registro nacional ou regional, seja para determinada marca, seja para mesmos produtos e serviços, que estejam registrados no nome do requerente no território de um país (parte contratante designada). A questão traz importante reflexo, dado que caso o registro nacional ou regional não seja renovado, o titular do registro internacional poderá seguir gozando dos direitos anteriores adquiridos por razão do registro nacional ou regional mais antigo.
Dentre as declarações feitas pelo Brasil quando da promulgação do Protocolo de Madri, algumas ressalvas foram feitas, dentre as quais importa destacar:
a) foi estabelecido prazo de 18 (dezoito) meses como o limite para o INPI notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de doze meses, nos termos do disposto no art. 5(2) (b) do Protocolo de Madri;
b) os registros internacionais efetuados sob o Protocolo de Madri anteriores à data de entrada em vigor para a República Federativa do Brasil, o Decreto 10.033/2019, não poderão ser estendidos ao País, nos termos do disposto no art. 14, “5” do Protocolo de Madri; e
c) para cada registro internacional no país, e para as renovações desses registros, o Brasil deve receber uma taxa individual, nos termos do disposto no art. 8(7) do Protocolo de Madri, e essa taxa pode ser maior que a taxa padrão definida pela OMPI, desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais.
Por fim, vale apontar que só podem apresentar pedidos de registro internacional, pessoas físicas ou jurídicas que detenham um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, ou tenham seu domicílio, ou nacionalidade, em um país que seja parte no Acordo ou no Protocolo de Madrid.
[1] Luís Rodolfo Cruz e Creuz, Advogado e Consultor em São Paulo, Brasil. Sócio de Cruz & Creuz Advogados. Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP (2019); Certificate Program in Advanced Topics in Business Strategy University of La Verne – Califórnia (2018); Mestre em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, do convênio das Universidades UNESP/UNICAMP/PUC-SP (2010); Mestre em Direito e Integração da América Latina pelo PROLAM - Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo – USP (2010); Pós-graduado em Direito Societário - LLM - Direito Societário, do INSPER (São Paulo) (2005); Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Autor do livro “Acordo de Quotistas - Análise do instituto do Acordo de Acionistas previsto na Lei 6.404/1976 e sua aplicabilidade nas Sociedades Limitadas à Luz do Novo Código Civil brasileiro, com contribuições da Teoria dos Jogos”. São Paulo : IOB-Thomson, 2007.Co-Autor do livro “Organizações Internacionais e Questões da Atualidade”, organizada por Jahyr-Philippe Bichara. Natal, RN : EDUFRN, 2011 (ISBN 978-85-7273-722-7) sendo autor do Capítulo Organizações Internacionais e a Integração Econômica: Revisões de Uma Teoria Geral, págs. 67 à 101. – Autor do livro “Commercial and Economic Law in Brazil”. Holanda: Wolters Kluwer - Law & Business, 2012. Autor do livro “Defesa da Concorrência no Mercosul – Sob uma Perspectiva das Relações Internacionais e do Direito”. São Paulo : Almedina, 2013. Co-Autor do livro “Direito dos Negócios Aplicado – Volume I – Do Direito Empresarial”, coordenado por Elias M de Medeiros Neto e Adalberto Simão Filho, São Paulo : Almedina, 2015, sendo autor do Capítulo “Acordo de Quotistas aplicado aos Planejamentos Sucessórios”. Coautor do livro “Direito Empresarial Contemporâneo - Uma visão bilateral entre Brasil e Portugal”, Brasil : 2018, sendo autor do Capítulo “Aquisição de Software e a Utilização de Cópias em Número Superior ao Contratado – Breve estudo sobre a contratação e aquisição de software e sua utilização irregular por meio de copias indevidas”. Coautor do livro “Temas Contemporâneos de Direito Administrativo Econômico da Infraestrutura e Regulatório”, Brasil : 2018, sendo autor do Capítulo “Definição do Mercado Relevante na Análise Antitruste em um Bloco Econômico Regional”. E-mail: luis.creuz@lrcc.adv.br – Twitter: @LuisCreuz
[3] Disponível em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136191